Конкурент присвоил ваш бренд. Доводы, которые помогут вернуть название

Если компания не зарегистрировала название своей продукции как товарный знак, конкурент может ее опередить. Придется отказываться от привычного названия или платить миллионную компенсацию за его использование. Из статьи узнаете, как защитить свое право на бренд, если вовремя не зарегистрировали товарный знак.

Компания использовала обозначение задолго до того, как правообладатель его зарегистрировал

Доказывайте, что действия правообладателя, который зарегистрировал спорное обозначение как товарный знак, — это недобросовестная конкуренция. Для этого подтвердите, что длительное время производили или продавали товары, оказывали услуги под спорным обозначением.

Пример: компания 15 лет использовала в названии ресторана словесное обозначение, пока общество не зарегистрировало его в качестве товарного знака. Компания обратилась в УФАС с заявлением о привлечении конкурента к административной ответственности за недобросовестную конкуренцию.

В качестве доказательств длительного использования обозначения компания представила договоры аренды помещения, рекламные материалы, лицензии на торговлю алкоголем на имя ресторана, ссылки на его официальный сайт и страницы в соцсетях. УФАС удовлетворило заявление, оштрафовало общество на 250 тыс. руб. Три инстанции оставили это решение в силе, но снизили размер штрафа до 100 тыс. руб.^А07

Подтвердите, что использовали обозначение в своей деятельности. В этом помогут ссылки на три обстоятельства.

Производили и реализовывали продукцию под спорным обозначением.

Это доказывают договоры поставки, прайс-листы, каталоги продукции, товарные накладные, таможенные декларации, декларации или сертификаты о соответствии, технические условия, распечатки страниц интернет-магазинов.

Тратили деньги на рекламу обозначения.

Доказательствами могут быть договоры на оказание рекламных услуг и размещение рекламы, дизайн-макеты и образцы этикетки и упаковки, брендированной сувенирной продукции и других рекламных материалов, видеоролики, статьи в СМИ, распечатки страниц сайтов с рекламой обозначения, фотографии мест размещения рекламы.

Продукция узнаваема, потребители к ней лояльны.

Это дипломы и другие награды, которые получала продукция на специализированных выставках и конкурсах, опросы потребителей, которые подтверждают их привязанность к продукции бренда.

Правообладатель на момент подачи заявки знал, что компания использует обозначение

Заявите, что правообладатель был осведомлен, что компания использовала спорное обозначение и оно известно потребителям, на момент подачи заявки на регистрацию. Будет проще выиграть спор, если докажете, что есть одно из следующих обстоятельств.

Правообладатель — бывший дистрибьютор компании.

Общество на основании дистрибьюторского соглашения может долго продавать продукцию, которая маркирована спорным обозначением. Затем общество может зарегистрировать обозначение в качестве своего товарного знака и потом мешать поставщику и новым дистрибьюторам его использовать. Это распространенный пример недобросовестной конкуренции.

Пример: компания по договору поставляла товар обществу для реализации продукции на территории России. После расторжения договора общество зарегистрировало на свое имя в качестве товарного знака обозначение, которым маркировали продукцию. Затем начало запрещать продавать продукцию новому дистрибьютору компании.

УФАС признало регистрацию актом недобросовестной конкуренции.^{135 ФЗ} Три инстанции с госорганом согласились.^А08

Правообладатель наравне с компанией долго использовал обозначение.

Если одно обозначение долгое время используют сразу несколько производителей или продавцов, оно утрачивает различительную способность. Его нельзя использовать для индивидуализации товаров конкретного производителя или продавца. Действия по регистрации такого обозначения в качестве товарного знака могут признать недобросовестной конкуренцией.

Пример: суд решил, что компания-правообладатель товарного знака не была первой, кто разработал рецептуру продукта и ввел в оборот товары с маркировкой спорного обозначения. Многие производители открыто использовали обозначение в качестве наименования колбасных изделий. Действия по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак признали недобросовестной конкуренцией.^А32-1

В другом деле иностранной компании, наоборот, удалось оспорить решение территориального органа о признании недобросовестной конкуренцией действий по регистрации названия игры в качестве товарного знака. Компания — всемирно известный производитель игрушек — доказала, что начала производить игру задолго до ее появления в России, а аналогичные товарные знаки зарегистрировала во многих странах мира.

ФАС отменила решение нижестоящего органа. Действия правообладателя по регистрации товарного знака нельзя признать недобросовестными, если обозначение стало известным благодаря деятельности правообладателя и инвестициям, которые он вложил до регистрации.^ФАС

Правообладатель аффилирован или был аффилирован с компанией.

Аффилированность — весомое доказательство в пользу осведомленности правообладателя, что компания использовала спорное обозначение.

Пример: компания и общество входили в одну группу лиц, генеральный директор компании был участником общества. Оба лица в течение шести лет использовали одно изобразительное обозначение и аббревиатуру при строительстве и реализации объектов недвижимости. Компания зарегистрировала обозначение в качестве товарного знака, после чего направила обществу претензию с требованием прекратить его использовать. Затем подала иск о взыскании компенсации.

УФАС признало действия компании незаконными и нарушающими антимонопольное законодательство. Заместителю генерального директора компании, который произвел регистрацию товарного знака, назначили штраф.^ФАС-1

Правообладатель после регистрации товарного знака вел себя недобросовестно

Доказывайте, что у конкурента, который зарегистрировал обозначение в качестве товарного знака, была противоправная цель: ограничить конкуренцию и вытеснить вашу и другие компании с товарного рынка. Чтобы суд согласился, что есть нарушения, докажите, что конкурент недобросовестно не только приобрел, но и использует товарный знак.

Противоправность можно доказать тем, что правообладатель предъявлял претензии с требованием прекратить использовать обозначение, подавал иск в суд. Иногда недобросовестные правообладатели даже пытаются преследовать лиц, которые используют спорное обозначение, с помощью возбуждения уголовных дел.

Пример: компания долгое время использовала обозначение при производстве обогревателей. Ее коммерческий директор совместно с дилером компании создали общество.

Общество зарегистрировало обозначение в качестве товарного знака и начало активно вытеснять компанию с рынка. В частности, обратилось в полицию с заявлением о привлечении должностных лиц компании к уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака без согласия правообладателя.

Кроме того, общество разослало контрагентам компании уведомления о незаконном использовании ими обозначения и возможном взыскании с них компенсации. Компания вынужденно приостановила деятельность и обратилась в УФАС за защитой своих прав.

УФАС удовлетворило заявление компании. Поведение общества по отношению к компании стало убедительным аргументом в пользу доводов о недобросовестной конкуренции, нарушении обычаев оборота и требований разумности, о которых указали в заявлении. Суды также встали на сторону компании.^А32

В другом деле Президиум Суда по интеллектуальным правам подтвердил: чтобы определить, действовал ли правообладатель добросовестно, нужно исследовать его поведение после приобретения права на товарный знак. При этом поведение лишь подтверждает или опровергает факт недобросовестности действий при таком приобретении.^СИП

Как зарегистрировать словесное обозначение в качестве товарного знака за шесть шагов