Все статьи номера
Не прочитано
10
Интеллектуальная собственность

Конкурент указал ваш товарный знак в контекстной рекламе. Почему суды на его стороне и как с этим бороться


Поисковые системы показывают контекстную рекламу на самом заметном месте страницы выдачи. Такие объявления связаны с введенным запросом, что позволяет привлекать целевую аудиторию. Рекламодатель и рекламораспространитель заключают договор, по которому при вводе в поисковую систему определенных ключевых слов пользователь видит объявление рекламодателя. Это открывает много возможностей маркетингу, но вызывает правовые проблемы.

Чужой товарный знак или фирменное наименование в ключевых словах

Случаи, когда сайты с чужим товарным знаком или фирменным наименованием выдаются по поисковому запросу, который рекламирует добросовестная компания, самые распространенные в сфере нарушений интеллектуальных прав.

Например, пользователю нужно найти информацию о юридической фирме N. Он делает запрос «Юридическая фирма N». В ответ поисковик выдает не только список сайтов, которые так или иначе отвечают запросу, но и объявление «Общество „Цивилистика“». Нарушаются ли в этом случае права юридической фирмы N и нужно ли их защищать — на эти вопросы судебная практика отвечает по-разному. В основном суды удовлетворяют требования, если товарный знак (фирменное наименование) не только использовали в ключевых словах, но и прямо включали в объявление.

Так, в рекламе было указано: «Ищете мультиварку Polaris? Выберите мультиварку Redmond!». ФАС признала такую рекламу нарушающей закон. Суд взыскал компенсацию (решение АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.06.15 по делу № А56-86777/2014).

Если товарный знак (фирменное наименование) в рекламе не отображаются, суды не находят нарушения исключительных прав и приводят следующие доводы.


Суд пояснил, что для каждого объявления рекламодатель может выбрать много ключевых слов. При этом одно и то же слово можно выбрать для нескольких объявлений одного или разных рекламодателей. Таким образом, ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из существующего массива.

1. Ключевые слова и товарный знак, который используется в них, но не отображается в рекламе, не индивидуализируют товар (услугу). Так, суд отметил, что указание товарного знака в качестве ключевого слова использовалось в технических целях и не могло привести к смешению товаров (постановление Пятого ААС от 20.01.14 по делу № А51-11605/2013).

Однако факт, что ключевые слова — это технические критерии, не означает, что они не могут ввести в заблуждение потребителя. И товарный знак не может рассматриваться только как маркировка товара. Как пример суды однозначно считают администрирование доменного имени, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, когда фактически сайт не функционирует, нарушением исключительного права (решение АС Ярославской области от 02.12.14 по делу № А82-10117/2014).

2. Чужой товарный знак, который используется в качестве ключевых слов, — это не способ адресации товарного знака, права которого нарушаются.

Исключительное право на товарный знак может осуществляться путем размещения товарного знака в интернете, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Чаще всего суды говорят, что запрос в поисковой системе и последующий ответ не может быть способом адресации.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Фабула дела: предприниматель зарегистрировал товарный знак, который состоял в словесном элементе. Позже он обнаружил, что по запросу этого словесного элемента в поисковике первая ссылка выходит на конкурента. Он обратился в суд с требованием о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации.

Позиция суда: в интернете есть определенные способы адресации. Основная — это система доменных имен. Это строго определенная техническая система, которая не допускает вариантов в определении адресатов. Поэтому указание товарного знака истца в качестве ключевого слова в сервисе поисковика не означает использование товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ и не является частным случаем такого использования. Суд отказал в удовлетворении требований истца.

Реквизиты документа: постановление Одиннадцатого ААС от 08.08.14 по делу № № А65-5228/2014.

Есть другой подход, который говорит, что рекламное объявление нарушителя адресует потребителя на аналогичную продукцию. Так, суд указал, что система использует ключевые слова, которые адресуют потребителя на объявление. Текст объявления и ключевые слова составляло лицо, заинтересованное в рекламе. При введении запроса в строку поиска потребитель адресуется на объявление, которое переводит его на сайт ответчика (постановление ФАС Московского округа от 28.05.12 по делу № А40-36511/11-27-315) . Такая позиция более обоснованна, но ее не поддерживают ни нижестоящие суды, ни Суд по интеллектуальным правам (например, постановление СИП от 12.09.14 № С01-823/2014 по делу № А40-145068/2013).

Практика однозначно не отвечает на вопрос, является ли ответ поисковой системы способом адресации. Но в любом случае использование товарного знака в качестве ключевого слова подпадает под действие статьи 1484 ГК РФ. Дело в том, что статья предусматривает открытый перечень путей размещения товарных знаков.

Подготовка к защите в суде товарного знака или фирменного наименования

Вероятность успеха в суде зависит от качества подготовки к процессу. Чтобы у суда было меньше оснований для отказа, нужно правильно определить ответчика и предмет требований, а также заранее подготовить доказательства нарушения. Весь процесс подготовки можно разделить на пять этапов.


Информационный посредник — лицо, которое дает возможность разместить материал (информацию) с использованием информационно-телекоммуникационной сети или возможность доступа к материалу в этой сети (п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ).

1. Привлечь надлежащего ответчика. Определить, кто виновен в нарушении, важно для любых споров, связанных с интернетом. В отношении контекстной рекламы это могут быть:

—  рекламораспространитель (лицо, которое оказывает рекламные услуги). Его можно привлечь только в случае, если он информационный посредник.

Информационный посредник может избежать ответственности, если докажет, что он не знал и не должен был знать о том, что использование результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации) в материале неправомерно. А также, что он своевременно принял необходимые меры, получив от правообладателя заявление о нарушении с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса (п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ).

Если суд не согласится привлечь рекламораспространителя в качестве ответчика, нужно привлечь его в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Это может пригодиться, когда нужно будет истребовать в качестве доказательств договор об оказании рекламных услуг;

— или рекламодатель (администратор рекламного доменного имени или пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя).

Рекламодателя привлекают в качестве ответчика чаще всего. Доказывая его вину, необходимо сослаться на договор об оказании рекламных услуг. Но если договор не удастся истребовать и приобщить к материалам дела, ситуация усложнится. Суд может отказать в удовлетворении требований, ссылаясь на то, что договоренность рекламодателя и рекламораспространителя не доказана, а подобный результат запроса в поисковике — следствие работы алгоритмов поисковой системы (постановление СИП от 01.11.13 по делу № А41-51217/2012).

Искать надлежащих ответчиков можно с помощью специальных сервисов, которые предоставляют информацию об администраторах доменных имен.

2. Доказать наличие прав на товарный знак или фирменное наименование.

3. Зафиксировать нарушение, чаще всего нотариальным протоколом осмотра интернет-страницы.


Если было нарушено право на товарный знак, то убытки можно не доказывать, а воспользоваться правом на взыскание от 10 000 до 5 000 000 рублей (п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Если нарушено право на фирменное наименование, то уже придется доказывать убытки.

4. Включить в предмет иска требования:
— о признании договора об оказании рекламных услуг недействительным в части, нарушающей исключительные права;
— о запрете размещения подобной рекламы;
— о признании действий рекламодателя актом недобросовестной конкуренции;
— о компенсации за нарушение прав на товарные знаки или фирменное наименование.

5. Определить цену иска. При этом необходимо выяснить объем нарушения исключительных прав: на какой срок заключен договор об оказании рекламных услуг, сколько объявлений должно было быть размещено, размер объявления и другие условия, которые говорят об объеме и содержании нарушения. А также насколько компания и ее товарный знак (фирменное наименование) известны. Здесь нужно действовать по принципу «много — не мало», то есть приобщать к материалам дела любые доказательства, которые свидетельствуют о вашем авторитете и репутации и в то же время о безызвестности ответчика. Это могут быть научные статьи, участие в конференциях, договоры об оказании рекламных услуг, государственные награды и все то, благодаря чему ваша компания стала узнаваемой.